美國專利訴訟關鍵案例解讀

推薦序∕賴清陽
序

第1章　高科技產業發展與專利權的共舞
美國專利法的新趨勢∕4

第2章　法律
何謂法律∕5
法律和法序∕6
直接專利侵權∕8
間接專利侵權∕8
專利無效∕9
開庭前搜證∕12
專利請求項詮釋聽證會∕15
即決審判∕16
最佳實施例的即決審判實例∕17

第3章　法律瑣碎
舉證責任∕19
推定和反證∕20
判決基準∕22
法庭之友∕22
宣告式的判決∕23
先決及永久禁止令∕23
訴訟多方聯合∕25
買賣合約的賠償條款∕25
授權合約∕27
迎戰必備∕27
專利觀念錯誤大三元∕28
授權觀念錯誤大三元∕29

第4章　可專利性和權利範圍的界定
Diamond vs. Chakrabarty
生命可專利？∕ 34
The Association for Medical Pathology vs. USPTO
and Myriad Genetics
基因可專利？∕ 49
Gottschalk vs. Benson
數學算式不可專利∕74
Diamond vs. Diehr
搭配機器的數學公式及電腦程式為可專利的製程∕83
In re Bilski
商業方法可專利？∕ 97
Festo vs. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki
均等論和審查檔案禁反言的微妙調和∕130

第5章　專利侵權的防禦和反擊
Symbol Technologies vs. Lemelson
專利申請懈怠論∕165
KSR vs. Teleflex
發明的顯而易知應以常識常理判斷∕175
i4i vs. Microsoft
專利有效推定仍然以清楚且服理的基準反證∕196
Quanta vs. LGE
專利權耗盡論∕209
FujiFilm vs. Benun
認可的販售是否必須在美國境內才耗盡專利權？∕226
eBay vs. MercExchange
專利侵權的禁止令應參酌傳統的衡平法∕235
Global-Tech vs. SEB
惡意自瞞是等同教唆侵權的知情∕243
Microsoft vs. AT&T
電腦軟體並非第271(f)元件∕組合條款的標的物∕263
MedImmune vs. Genentech
專利受權人能以宣告式舉發所受權的專利∕278

第6章　惡意侵害及專利侵權賠償的計算
In re Seagate
惡意侵害和律師∕客戶保密特權∕293
Georgia-Pacific vs. U.S. Plywood
合理的權利金應以分屬計算∕311
Lucent vs. Gateway
發明對整體產品的市場價值貢獻為權利金基礎∕325
ResQNet vs. Lansa
斷定權利金需要確實的證據∕349
Microsoft vs. AT&T
全球性的專利授權∕365
CAFC Patent Damages Handbook
聯邦巡迴上訴法院給地方法庭法官
的專利侵權訴訟賠償議題手冊∕366

　　智慧財產在各高科技產業不但是經營的技術基石，其權利如今亦成為競爭的一把利器；從早年美國的蘋果電腦和IBM向當時臺灣個人電腦旗艦廠宏□指控專利侵害，到中期韓國大廠三星和樂金電子以購買的美國專利企圖侵佔臺灣霸佔的筆記型電腦產業，繼而由日本和南韓液晶顯示器大廠攻打臺灣如今岌岌可危的面板廠商，又是今天已經成為數一數二最大資本額的蘋果對智慧型手機大品牌廠的宏達電下手。面對外來的專利侵權案件層出不窮，臺灣高科技業的生存是倚賴廠商的知識和毅力，專利訴訟而言，毅力應該足夠，那知識是否足以應對呢？

　　本書啟發於美國大律師賴清陽先生和臺灣日月光陳世顯處長的建議，由他們的經驗看國內廠商應對專利訴訟，勝負雖然取決於專利技術和法律的是非曲直，以及所聘用的外國事務所的品質，國內廠商仍有專利法和訴訟程序基本認知的功課要作。

　　美國近幾年的二十件專利法關鍵議題的訴訟案，包含可專利性和權利範圍的界定、專利侵權的攻防、和惡意侵害及專利侵權賠償的計算（包括聯邦巡迴上訴法院新出爐的《侵害賠償手冊》），此作介紹、敘述、和解釋，跟隨而來是基本專利法的說明，以及訴訟程序的闡述，而最後各案例對臺灣廠商的效應分析。

　　本書各案例是由清華大學科法所的蔡璧徽和侯門同學、臺灣大學法學院的巫俊毅、趙宸緯、蔡孟真、和林珮瑜等同學持筆作初步的翻譯；此特別感謝清大的蔡璧徽和台大的巫俊毅兩位同學對撰寫本書的管理貢獻。另外由日月光半導體陳世顯處長、美國休士頓賴清陽律師的Lai, Corsini & Lapus, LLC法律事務所的杜冠潔律師和李芃嶢律師，和Microstar Systems法務長冷耀世等執行律師負責學生翻譯的「復查」，而臺灣Winkler Associates事務所的林頒千先生負責翻譯特別難懂的最高法院Festo案；筆者也單獨翻譯三件案例，並修改過所有案例的翻譯，且本書中的任何錯誤，應是筆者負全責。

　　尤其賴清陽律師在美國和臺灣是位風雲人物，但仍可抽空不遺餘力地領導、監督、及支持，讓本書問世。中華民國財團法人資訊工業策進會的鄒宗萱、邱千珊、朱怡貞、和林若凡也在資策會促成本書的實現。

　　本書案例的若干英美法專用名辭的翻譯有時會與國內法律界的翻譯不同；筆者認為一概念的純文字形容本身難以全然精準，而各種名辭不但具有其特殊的歷史和傳統意思，個別實用亦要參考附近相連的字詞而增強其精準度（即拉丁文的noscitur a sociis的意義），所以在撰寫本書，措辭是以此方式翻譯，則恐怕會與國內的翻譯不同，但願大家可以共同努力而取得該法律專用名辭的真正意義；當然此做法的成敗，必須由讀者來判斷。

陳歆
民國101年4月於臺北